Рассмотрим варианты типичных запросов по заявкам при патентной экспертизе.

Самый простой и приятный запрос касается корректировки формулы изобретения и описания. Причем варианты корректировки может предложить эксперт. Например, в запросе по заявке 96122357 на «Сверхвысоковакуумный сканирующий зондовый микроскоп» (пат. 2161343) было предложено более подробно раскрыть признак формулы изобретения, касающийся расположения штока, сильфона и плиты, хотя, по мнению заявителя, из формулы однозначно следовало их расположение. С одной стороны более подробное раскрытие признака может считаться выходом за рамки первоначальных материалов, с другой, если экспертиза сама это попросила и раскрытие идет в описание, на это можно пойти, видя лояльное отношение к заявке. В запросе по заявке 99109202 на «Сканер термокомпенсированный» (пат. 2169401) все предложения экспертизы по корректировке формулы были учтены, но признак формулы «компенсирующий элемент», который ее не устраивал как недостаточно определенный, не удалось заменить на «набор элементов, способных изменять линейные размеры», т.к. дословно его не было в описании, хотя он следовал из контекста. Не удалось в дополнительных материалах включить в формулу и расположение части конструктивных элементов, хотя оно следовало из контекста описания, но не было указано дословно. Заявитель не стал настаивать на  включение этих признаков в формулу изобретения, из-за того что в этом не было большой необходимости. Разумеется, не всегда надо соглашаться с мнением экспертизы при корректировке формулы изобретения. Например, в запросе по заявке 2001129353 на «Устройство нагрева для сканирующего зондового микроскопа» (пат. 2118562) признак «П-образный паз с плоскими стенками, расположенными в сторону глухого паза», признанный экспертизой неопределенным, удалось сохранить в неизменном виде, доказав его определенность.

Следует заметить, что корректировка формулы изобретения, которую предлагает экспертиза, бывает и вполне оправданна. Например, в запросах по заявкам 2004126981 на «Малогабаритный сканирующий зондовый микроскоп» (пат. 2258901) и №2005141333 на «Устройство подвижки образца» (пат. 2377620) были предложены корректировки признаков формул на основе описаний, которые более четко их характеризовали. Возможен вариант, в котором экспертиза корректирует первый независимый пункт формулы изобретения, добавляет в него признаки из зависимых пунктов и (или) описания, считая, что без них невозможна реализация изобретения — заявка 2004132928, «Способ регистрации отклонения консоли зонда для сканирующего зондового микроскопа» (пат. 2279151). В этом случае целесообразно поступать следующим образом. Если признаки не принципиально уменьшают «зонтик» изобретения (как в этой заявке) или патент не претендует на монопольный выпуск продукции (например, является рекламным), то можно согласиться с предложением экспертизы. В противном случае надо очень осторожно относиться к внесению в первый пункт дополнительных признаков. Например, в запросе по заявке 2004126979 на «Криогенный сканирующий зондовый микроскоп» (пат. 2271583) в первом пункте изобретения экспертиза предложила конкретизировать размещение зонда и образца на 2-й и 3-й платформах, но т.к. зонд и образец можно было менять местами, то это предложение принято не было. В запросе по заявке 2003128677 на «Криогенный ввод» (пат. 2254622) первый пункт вполне обоснованно был признан не соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень», но корректировка формулы предложена не была. Учитывая, что это изобретение было чисто рекламное, первый пункт был увеличен за счет зависимых пунктов. Следует заметить, что одновременно с корректировкой первого пункта формулы вполне возможно исключение зависимых пунктов. Например, в запросе по заявке 2006129123 на «Устройство изготовления и контроля зондов» (пат. 2358239) экспертиза посчитала, что детализация блока управления в формуле изобретения не достаточно полно раскрыта в описании, заявитель спорить не стал и исключил этот признак из формулы. Также можно исключать отдельные признаки отдельных пунктов, что было сделано в результате рассмотрения запроса по заявке 99109201 на «Устройство нагрева для сканирующих зондовых микроскопов» (пат. 2169440).

Аналогичные, по сути, вопросы решаются и на экспертных совещаниях. Ведь часто экспертиза их инициирует и для ускорения принятия решения. Например, совещания по заявкам 2001109730 на «Пьезосканер» (пат. 2199171) и 2004126114 на «Способ изготовления композитных кантилеверов для сканирующих зондовых микроскопов» (пат. 2340963) были посвящены корректировкам формул изобретения и возможным заменам прототипов. Окончательный вариант формулы по заявке 2004132928, о которой мы уже говорили, также был принят на экспертном совещании. Разумеется, этого можно достичь быстрее при личном общении. Почти во всех описанных случаях первичные материалы заявки включали достаточное количество материалов: чертежей, подробных описаний всех элементов и т.п. Общий вывод заключается в том, что подробное раскрытие признаков формулы в описании увеличит величину маневра при ее корректировке. Однако следует иметь в виду, что зависимые признаки и потенциальные признаки из описания по возможности не все должны быть альтернативными друг другу. В этом случае их можно переносить в первый пункт формулы, не нарушая ее единства. Частный вывод заключается в том, что и экспертные совещания иногда решают рабочие моменты и не требуют специальной к ним подготовки для отстаивания своих позиций.

Разумеется, экспертиза не всегда настолько лояльна к заявителю, что сама предлагает откорректированный вариант формулы изобретения. В запросе по заявке 2000112731 на «Способ формирования сенсорного элемента сканирующего зондового микроскопа» (пат. 2220429) утверждалось, что изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» на основании того, что отдельные этапы процесса подготовки поверхности к формированию сенсорных элементов известны из открытых источников и их объединение очевидно для среднего специалиста. Понятие «очевидности для среднего специалиста» является, наверное, самым неопределенным понятием в патентном законодательстве. Кто такой средний специалист, никто не знает. В ответе на этот запрос был использован компромиссный вариант. С одной стороны, в первый пункт формулы был добавлен один зависимый признак, касающийся дополнительного электронного луча, несколько уменьшающий «зонтик» формулы, с другой — были приведены дополнительные технические результаты, которые могут свидетельствовать о неочевидности изобретения.

В запросе по заявке 2004137688 на «Зонд для сканирующей емкостной микроскопии» (пат. 2289862) первому и больше половины зависимых пунктов были противопоставлены известные решения. Но было принято решение не уменьшать «зонтик» и не переносить «неубитые» признаки в первый пункт. Был проанализирован более точный перевод японского источника JP 08-201400 и установлен другой технический результат этого решения по сравнению с предложенным. Вывод: при противопоставлении иностранных источников нужно внимательно сверять их технические результаты с тем, что утверждается в запросах.

В запросе по заявке 2003121587 на «Способ детекции токсичных белков на основе сканирующего зондового микроскопа» (пат. 2267787) «неубитых» признаков осталось больше половины, но не хватало экспериментальных результатов измерения по первому пункту, и если бы «неубитые» признаки были перенесены в первый пункт, то и сильно уменьшился бы «зонтик», и изменилась бы цель. Это было неприемлемо. Но в процессе рассмотрения заявки активно шли измерения, были получены реальные изображения кластеров рицина с моноклональными антителами и только отдельными антителами, проведены сравнительные результаты их размеров и доказана промышленная применимость способа. То, что по заявке было два запроса и два экспертных совещания, сыграло свою положительную роль — оттянуло принятие решения и дало время на проведение экспериментов. При этом в формулу не пришлось вносить дополнительные признаки и изобретение было защищено в первичном объеме независимого пункта.

В запросе по заявке 2002109572 на «Устройство перемещения» (пат. 2231095) также была поставлена под сомнение «промышленная применимость» изобретения, т.к. экспертиза сочла, что в первичных материалах заявки не описаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в первом пункте формулы. В данном случае первый пункт отстоять удалось, т.к. в первичных материалах было приведено достаточное количество источников, которые не заменяли признаки первого пункта, а давали информацию  о возможности их использования.

В запросе по заявке 2010116853 на «Высокостабильный волноводно-резонансный формирователь потока рентгеновского квазимонохроматического излучения» экспертиза  отметила, что группа признаков первого пункта формулы «не обеспечивает возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. В описании также отсутствуют сведения, раскрывающие смысловое содержание указанных признаков». Если перевести на обычный язык, то признаки, по мнению экспертизы, непонятно описаны. Дело в том, что сложную 3D-конструкцию, которая в данном случае имела место, иногда словесно действительно трудно описать. Было принято решение исключить этот признак из формулы изобретения, учитывая, что он однозначно описан чертежами, и оставить на усмотрение экспертизы внесение его в формулу в понятном для экспертизы изложении.

И два последних примера. Первый касается объединения в единый комплекс большинства методик сканирующей зондовой микроскопии: атомно-силовой, туннельной, жидкостной, с режимами автоматической замены АСМ и СТМ головок, автоматической юстировки оптической системы, моторизованного позиционирования образца, моторизованной фокусировки и увеличения изображения, измерения твердости и изменения температуры. На этот комплекс «Многофункциональный сканирующий зондовый микроскоп» были поданы заявки РСТ/IB1010/00278 от 13.02.2009 и US2011/0296565 от 01.12.2011. Это пример международной экспертизы, но он полезен и для российского патентования, т.к. она со вступлением России в ВТО, о котором мы уже говорили, постепенно приближается к его регламенту. Первая заявка содержала 14 зависимых пунктов, а вторая — 19. Каждый режим был защищен одним или несколькими пунктами формулы изобретения. В процессе подготовки и рассмотрения заявки было получено и обработано больше 400 писем европейского патентного поверенного. Только в процессе рассмотрения от европейского патентного офиса было получено и обработано больше 3 кг документации. В ее числе было предоставлено 10 ссылок на статьи и патенты, порочащие, по мнению экспертизы, почти все отличительные признаки предложенного решения. Не было явных ссылок только на 4 зависимых, далеко не самых важных пункта. Эти признаки касались закрепления зондов в рабочем положении неожиданным образом и, на первый взгляд, неправильно. Крепежный винтовой элемент был установлен асимметрично относительно зонда и при закреплении зонда несколько сдвигал его в сторону. Но при этом появился новый технический эффект, связанный с возможностью подвижки зонда, которую можно использовать для более точной его установки при использовании бокового упора, куда он будет поджиматься боковым сдвигом. Кроме этого, появилась возможность небольшой дополнительной юстировочной подвижки, что также бывает иногда необходимо. Это дало надежду на положительный исход дела, и в конечном итоге удалось отстоять формулу изобретения в первичном ее объеме и получить пат. US8312560. Ведь если экспертизе все равно придется делать выдачу, то и спорить с ней легче.

И последний пример касается заявки 2009145989 на «Сканирующий зондовый микроскоп», где в качестве зонда используется кварцевый резонатор от обыкновенных часов. На момент подачи заявки использование таких резонаторов в качестве зондов СЗМ было известно и на различные варианты этого было выдано уже не меньше 100 патентов. Но по политическим соображениям получение патента было необходимым, поэтому помимо традиционных признаков, которые экспертиза могла «убить», было принято решение ввести в формулу изобретения совсем уж необычный признак — отрезать одно плечо кварцевого резонатора, а на оставшемся закрепить иглу. При экспертизе этого изобретения 8 пунктам формулы были противопоставлены известные решения, и только кварцевый резонатор с одним плечом остался не «убит». А этот признак очень пригодился при различных угловых установках резонатора. Учитывая, что патент был «политическим», отстаивать остальные признаки большой необходимости не было, формула была сокращена и по заявке получено положительное решение.

Художнику Сурикову долго не удавалось передать движение саней, на которых везли боярыню Морозову, и тогда один из его товарищей посоветовал нарисовать рядом с санями бегущую собачку. Сани тут же «понеслись», и картина состоялась. Так и в каждой заявке на изобретение должен быть хотя бы один очень необычный признак, который и пронесет ее через все преграды патентной экспертизы.

Общие рекомендации при защите сложных изобретений, что в той или иной мере можно отнести ко всем изобретениям:

1. В первой части ответа на запрос надо четко обозначить замечания экспертизы. Лучше замечаниям присвоить номера.
2. Во второй части целесообразно согласиться хотя бы с частью замечаний.
3. В третьей части — возражения, если они есть, целесообразно снабжать словами «по мнению заявителя».
4. Если складывается впечатление, что замечания эксперта необоснованны и он собирается делать необоснованный отказ, то можно дать понять, что за выдачу патента вы будете бороться всеми возможными способами: переносить признаки из описания в формулу, менять цель и объект изобретения и т.п.
5. Можно инициировать экспертные совещания и для ускорения решения, и для борьбы за выдачу. В последнем случае лучше приезжать на совещание группой, в которую могут быть включены и изобретали, и их доверенные лица — патентоведы.
6. Дополнительные материалы могут включать результаты измерений и обоснования новых технических эффектов, основанных на первичных материалах.
7. Не следует все зависимые пункты формулы изобретения делать альтернативными друг другу, чтобы иметь больше возможности их переноса в первый пункт.

Для успешной защиты изобретения первичные материалы заявки должны содержать максимально подробное раскрытие формулы изобретения для маневра в ее корректировке и ссылки на открытые источники, в которых представлены возможности реализаций наиболее сложных признаков. И не следует забывать о «собачке» Сурикова.